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對(duì)非商標(biāo)性使用判斷的司法實(shí)踐

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非商標(biāo)性使用真正進(jìn)入大眾視野歸功于2007年輝瑞案的二審改判。輝瑞產(chǎn)品有限公司和輝瑞制藥公司擁有菱形和藍(lán)色相結(jié)合的藥片立體商標(biāo)專用權(quán),被告生產(chǎn)相同功能藥片外形與兩原告的立體商標(biāo)基本要素相同。二審法院認(rèn)為商標(biāo)是一種能將商品與商品區(qū)分開(kāi)來(lái)的標(biāo)識(shí)。原被告的藥片置于不透明包裝盒之中,消費(fèi)者無(wú)法在購(gòu)買時(shí)通過(guò)藥片的外形識(shí)別商品來(lái)源。因此被告雖然生產(chǎn)外形與原告立體商標(biāo)近似的藥片,但是并沒(méi)有損害商標(biāo)識(shí)別功能。立體商標(biāo)被包裝盒所遮擋,即使是合法注冊(cè)也無(wú)法通過(guò)使用發(fā)揮識(shí)別功能。
該案中的立體商標(biāo)設(shè)置于特殊位置以至于消費(fèi)者無(wú)法接觸,但大部分商標(biāo)是公眾能感知的,因此認(rèn)定被訴標(biāo)識(shí)是否為非商標(biāo)性使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)仍需摸索。司法實(shí)踐中對(duì)非商標(biāo)性使用的認(rèn)定一般圍繞商標(biāo)識(shí)別功能展開(kāi),問(wèn)題就進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為如何判斷商品或服務(wù)上的是否發(fā)揮識(shí)別功能。
對(duì)比類似案件不難發(fā)現(xiàn),共同點(diǎn)在于原告商標(biāo)自身顯著性不足。但即使原告商標(biāo)先天有缺陷,若有其他因素表明被告使用被控標(biāo)識(shí)存在攀附原告知名度的行為,非商標(biāo)性使用是不能成立的。
從我國(guó)各地法院的判決來(lái)看,在具體商標(biāo)侵權(quán)訴訟中,原告需先提交證據(jù)證明被告使用被控標(biāo)識(shí)的行為屬商標(biāo)性使用,如果被告的使用行為構(gòu)成非商標(biāo)性使用,則無(wú)需討論混淆可能性,直接排除商標(biāo)侵權(quán)的成立。

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