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地名注冊(cè)商標(biāo)的限制

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【案例】云南某公司與商標(biāo)評(píng)審委“紅河”地名注冊(cè)商標(biāo)爭(zhēng)議行政訴訟案

(一)案情簡(jiǎn)介

本案爭(zhēng)議商標(biāo)“紅河”(第1022719號(hào))系由大興安嶺某有限公司于1995年12月4日向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)并于1997年6月7日獲準(zhǔn)注冊(cè),指定使用于啤酒、飲料制劑商品。該商標(biāo)后于2000年11月28日經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)公告轉(zhuǎn)讓給濟(jì)南某經(jīng)營(yíng)部。云南某公司(原告)在其生產(chǎn)的啤酒上使用了“紅河”標(biāo)志,某經(jīng)營(yíng)部在山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院對(duì)某公司提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。原告遂于2001年8月13日以該商標(biāo)屬于縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名等為由,向商標(biāo)評(píng)審委提出撤銷申請(qǐng)。

商標(biāo)評(píng)審委經(jīng)審理認(rèn)為,雖然“紅河”為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名,.但“紅河”按其字面含義和構(gòu)詞習(xí)慣已經(jīng)能夠使人理解為是一條河流的名稱,且“紅河”確為自然地理中存在的河流名稱,具有縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名以外的其他含義。因此,商標(biāo)評(píng)審委裁定,某公司對(duì)某經(jīng)營(yíng)部的“紅河”商標(biāo)所提撤銷理由不成立,該注冊(cè)商標(biāo)予以維持。

原告不服商標(biāo)評(píng)審委的裁定,向人民法院提起行政訴訟。法院經(jīng)審理認(rèn)為,“紅河”確為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名,但被告提交的《辭?!贰ⅰ吨袊?guó)地圖冊(cè)》和《世界地圖冊(cè)》均為我國(guó)權(quán)威的公開出版物,可以證明有一條跨越中國(guó)越南邊境名為“紅河”的河流,故“紅河”具有地名以外的其他含義,可以作為商標(biāo)注冊(cè)。法院于2003年2月20日判決,維持商標(biāo)評(píng)審委的裁決。

紅河公司對(duì)一審判決不服提起上訴。

(二)本案涉及的知識(shí)點(diǎn)

1.商標(biāo)禁用標(biāo)志既不得作為商標(biāo)注冊(cè),也不得作為商標(biāo)使用;

2.地名作為商標(biāo)的特殊規(guī)定。

(三)與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

商標(biāo)法第10條下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用:

1.同中華人民共和國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國(guó)家機(jī)關(guān)所在地特定的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的;

2.同外國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗相同或者近似的,但該國(guó)政府同意的除外;

3.同政府間國(guó)際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外;

4.與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的,但經(jīng)授權(quán)的除外;

5.同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的;

6.帶有民族歧視性的;

7.夸大宣傳并帶有欺騙性的;

8.有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。

縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名,不得作為商標(biāo)。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外;已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

(四)當(dāng)事人意見及理由

原告公司認(rèn)為爭(zhēng)議商標(biāo)是縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名,不得作為商標(biāo)。

商標(biāo)評(píng)審委則認(rèn)為,“紅河”雖然為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名,但按其字面含義和構(gòu)詞習(xí)慣已經(jīng)能夠使人理解為是一條河流的名稱,且“紅河”確為自然地理中存在的河流名稱,具有縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名以外的其他含義,可以作為商標(biāo)。

(五)法院的判決結(jié)果及其理由

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為,我國(guó)的公開出版物記載“紅河”除作為我國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名以外,還是跨越中國(guó)越南邊境的一條河流的名稱,故能夠證明“紅河”具有地名以外的明確、公知的含義。同時(shí),在中文里“紅河”還具有“紅色的河流”的常見含義,更易于為公眾所接受。“紅河”具有有別于地名的其他含義,能夠起到商標(biāo)的標(biāo)識(shí)性作用,具有了商標(biāo)法所要求的縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名以外的其他含義。于2003年7月8日判決,駁回上訴,維持原判。

(六)評(píng)述

1.地名作為商標(biāo)的一般限制

禁止將地名作為商標(biāo)或?qū)Φ孛虡?biāo)進(jìn)行限制,是各國(guó)商標(biāo)法通行的做法。這樣做的原因,主要有兩個(gè):一是地名本身具有描述性,它往往容易使人將該地名與商品的產(chǎn)地聯(lián)系在一起,在很大程度上缺乏顯著特征;二是地名作為指示商品產(chǎn)地的重要標(biāo)志,該地區(qū)所有生產(chǎn)者都應(yīng)有權(quán)用來(lái)標(biāo)示其商品的產(chǎn)地,不宜為某一個(gè)生產(chǎn)者所專用。

2.允許地名作為商標(biāo)的例外情形

我國(guó)商標(biāo)法第10條第2款原則上禁止將縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名和公眾知曉的外國(guó)地名作為商標(biāo),同時(shí)規(guī)定了三項(xiàng)重要的例外:第一,地名具有其他含義的除外;第二,地名可以作為集體商標(biāo)或證明商標(biāo);第三,已經(jīng)注冊(cè)的繼續(xù)有效。本案所涉及的主要是第(1)項(xiàng)和第(3)項(xiàng)例外。為了論述上的方便,我們先來(lái)討論第(3)項(xiàng)例外。

在1983年之前,我國(guó)并沒有對(duì)地名商標(biāo)進(jìn)行過多限制。一方面,1982年商標(biāo)法并沒有禁止或限制地名作為商標(biāo)的規(guī)定;另一方面,在1982年商標(biāo)法實(shí)施之前,以地名作為商標(biāo)在我國(guó)已是比較普遍的現(xiàn)象。但是,從1983年6月起,國(guó)家商標(biāo)局就決定不再核準(zhǔn)注冊(cè)用行政區(qū)劃名稱構(gòu)成的商標(biāo)。1988年《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》明確規(guī)定,縣級(jí)以上(含縣級(jí))行政區(qū)劃名稱和公眾知曉的外國(guó)地名,不得作為商標(biāo),但已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)繼續(xù)有效。在1993年修訂商標(biāo)法時(shí),這一規(guī)定被修改后的商標(biāo)法采納。1993年商標(biāo)法第8條第2款規(guī)定,“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名,不得作為商標(biāo),但是,地名具有其他含義的除外;已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效”。2001年商標(biāo)法修訂時(shí)增加了有關(guān)集體商標(biāo)和證明商標(biāo)的例外。

在本案中,原告在向商標(biāo)評(píng)審委申請(qǐng)撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí),并未提出“已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效”的問題,而是在向一審法院提起行政訴訟時(shí)提出的。原告認(rèn)為,修訂前的商標(biāo)法第8條第2款中有關(guān)于“已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效”的規(guī)定,由于該法于1993年7月1日起實(shí)施,而第1022719號(hào)紅河商標(biāo)系1995年注冊(cè),不應(yīng)適用該條規(guī)定。對(duì)此,商標(biāo)評(píng)審委并未進(jìn)行正面答辯,只稱該條規(guī)定并不是其作為該裁定的法律依據(jù)。一審法院接受了商標(biāo)評(píng)審委的意見,認(rèn)為因該規(guī)定并非商標(biāo)評(píng)審委作出行政裁決的法律依據(jù),且與本案處理沒有關(guān)系,因而不予考慮。二審法院對(duì)此問題未再提及,這就使這個(gè)問題失去了得到進(jìn)一步討論的機(jī)會(huì)。

事實(shí)上,在本案中,原告公司提出的這個(gè)問題在法律上并沒有多大意義,因?yàn)楸景傅年P(guān)鍵問題是“紅河”標(biāo)志是否具有地名以外的其他含義。既然商標(biāo)評(píng)審委認(rèn)定“紅河”標(biāo)志具有地名外的其他含義,自然就無(wú)考慮本項(xiàng)規(guī)定的必要。但我們認(rèn)為,對(duì)這一規(guī)定作進(jìn)一步討論仍然是必要的。

在適用商標(biāo)法的這一規(guī)定時(shí),有兩個(gè)問題需要確定:一是這一規(guī)定的起始時(shí)間,即那些繼續(xù)有效的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的時(shí)間,是1988年商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則施行的時(shí)間,還是1993年商標(biāo)法修正案生效的時(shí)間?在本案中,原告主張本規(guī)定只適用于1993年7月1日前注冊(cè)的地名商標(biāo),這肯定是沒有問題的,只是與本案無(wú)關(guān)。但我們認(rèn)為,既然1988年商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則修訂時(shí)增加了這一規(guī)定,以商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則此次修改生效的時(shí)間為界似乎更為妥當(dāng)。另一個(gè)問題是“繼續(xù)有效”有無(wú)時(shí)間限定,即在法定有效期結(jié)束時(shí)不再有效還是隨著不斷續(xù)展而“繼續(xù)有效”?在前幾年圍繞著“金華”火腿商標(biāo)的爭(zhēng)論中曾經(jīng)有人提出了“金華”商標(biāo)不應(yīng)準(zhǔn)予續(xù)展的意見,現(xiàn)在看來(lái)并未采納。

在討論了第(3)項(xiàng)例外之后,我們接下來(lái)結(jié)合本案具體情況討論第(1)項(xiàng)例外。

關(guān)于第(1)項(xiàng)例外,即地名具有其他含義,是本案當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問題。首先要說(shuō)明的是,這里的“其他含義”與我們?cè)谏弦还?jié)中討論的“第二含義”有所區(qū)別。地名的其他含義是作為地名的標(biāo)志本身所具有的、除地名之外的含義,也就是說(shuō),如果一個(gè)地名被認(rèn)定為具有其他含義,那么它就至少應(yīng)該有兩種含義,其中一種含義是被商標(biāo)法禁止使用的地名。地名具有其他含義的情況在我國(guó)是比較常見的,“長(zhǎng)壽”、“長(zhǎng)樂”、“鳳凰”等都是人們經(jīng)常提及的例子。

就本案而言,“紅河”確系縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名,但它又具有其他含義。一審法院和二審法院在解釋“紅河”具有的其他含義時(shí),我們認(rèn)為有兩點(diǎn)值得特別指出:

第一,二審法院采用了兩種不同的方法分析了“紅河”的其他含義。法院首先根據(jù)有關(guān)證據(jù),認(rèn)定“紅河”是跨越中國(guó)越南邊境一條河流的名稱,然后根據(jù)“紅河”的構(gòu)詞,認(rèn)為中文里“紅河”還有“紅色的河流”的常見含義。在實(shí)踐中,地名所具有的其他含義,除了作為某種事物的名稱外,在許多場(chǎng)合下還要從公眾對(duì)該標(biāo)志的理解和認(rèn)識(shí)去分析、認(rèn)定。

第二,針對(duì)原告所主張的“紅河”并不是跨越中國(guó)越南邊境的那條河流的正式名稱,一審法院認(rèn)為,商標(biāo)法規(guī)定地名只要具備其他含義即可注冊(cè),并未限定該其他含義必須是某一事物的正式名稱。即使“紅河”不是跨越中越邊境的某一河流的正式稱謂,但只要公眾中存在該河流被稱為“紅河”的這種認(rèn)識(shí),“紅河”就應(yīng)認(rèn)定為具有行政區(qū)劃地名以外的其他含義。

在適用商標(biāo)法第10條所規(guī)定的例外時(shí),是否需要衡量地名含義與其他含義之間的“比重”?在本案中,無(wú)論是商標(biāo)評(píng)審委、一審還是二審法院,都沒有明確闡述。《商標(biāo)審理及審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定:“本款中的地名具有其他含義,是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強(qiáng)于作為地名的含義,不會(huì)誤導(dǎo)公眾的。”這里顯然有一個(gè)“比重”的問題,其他含義要“強(qiáng)”于地名含義,才算具有其他含義。美國(guó)商標(biāo)法使用的是“主要屬于地理描述性”這一表達(dá),也體現(xiàn)出類似的要求。我們認(rèn)為,比較“其他含義”與“地名含義”所占的比重,或者考察相關(guān)公眾對(duì)兩種含義的重要性及相關(guān)性的認(rèn)知,在確定一個(gè)地名商標(biāo)是否具有其他含義時(shí)還是必要的。如果一個(gè)地名只是在字面上具有某種可能的含義,或作為某一事物的名稱但公眾認(rèn)知度并不高,不應(yīng)認(rèn)定其具有除地名之外的其他含義。例如,在本案中,如果僅僅根據(jù)字面含義將“紅河”認(rèn)定為具有“紅色的河流”的含義,就是很牽強(qiáng)的,因?yàn)槿藗冊(cè)谕ǔG闆r下不會(huì)認(rèn)為河流會(huì)有紅色的。舉一個(gè)可能并不是很適當(dāng)?shù)軌蛘f(shuō)明問題的例子,“黃河”固然可以按字面解釋為“黃色的河流”,而且這也確實(shí)符合黃河的現(xiàn)狀,但公眾看到“黃河”一詞首先想到的會(huì)是那條被稱為中華民族母親河的河流。

本案一個(gè)有趣的地方,“紅河”所具有的縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名以外的其他含義,是一條河流的名稱。通常認(rèn)為,河流、湖泊、海洋、山川等地理實(shí)體的名稱都屬于地理名稱,在商標(biāo)法上與行政區(qū)劃的名稱具有基本相同的作用和意義。如果因?yàn)橛幸粭l河流與紅河縣和紅河州這兩個(gè)縣級(jí)以上行政區(qū)劃同名,就認(rèn)為“紅河”具有了其他含義,那么,我們可以假設(shè)這樣一種情況:在某個(gè)行政區(qū)劃的范圍之內(nèi),也有一個(gè)與該行政區(qū)劃地名完全相同的河流或其他地理實(shí)體,該地名還是否應(yīng)認(rèn)定為具有其他含義?例如,現(xiàn)在的安徽省黃山市,就有三個(gè)以“黃山”為名的地理實(shí)體:作為行政區(qū)劃的黃山市和黃山區(qū)以及作為著名風(fēng)景地的黃山。因此,我們認(rèn)為:在認(rèn)定一個(gè)地名是否具有其他含義時(shí),應(yīng)綜合考慮各種因素,尤其是公眾對(duì)構(gòu)成地名的文字的認(rèn)知和理解,僅以存在著另一個(gè)具有同樣名稱的地理實(shí)體為由就認(rèn)定該地名具有其他含義,似有過于簡(jiǎn)單之嫌。

根據(jù)商標(biāo)法第10條第2款的規(guī)定,縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名及公眾知曉的外國(guó)地名,除上述三種情況外,是不能作為商標(biāo)注冊(cè)及使用的。在實(shí)踐中有一個(gè)經(jīng)常遇到的問題是,如果禁止作為商標(biāo)的地名只是作為商標(biāo)的一部分,是否也同樣受到禁止?

根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,商標(biāo)由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名構(gòu)成,或者含有縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名,判定為與我國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名相同。例如,“0K上海”、“新疆紅”、“臺(tái)中精機(jī)”、“深圳久大”等,都應(yīng)依商標(biāo)法第10條第2款予以駁回。不過,在以下幾種情況下,含有縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名的商標(biāo)并不違反商標(biāo)法第10條第2款:商標(biāo)由地名和其他義字構(gòu)成而在整體上具有顯著特征,不會(huì)使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)而;申請(qǐng)人名稱含有地名,申請(qǐng)人以其全稱作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的;商標(biāo)由兩個(gè)或者兩個(gè)以上行政區(qū)劃的地名的簡(jiǎn)稱組成,不會(huì)使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地等特點(diǎn)誤認(rèn)的;商標(biāo)由省、自治區(qū)、直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式構(gòu)成,且不會(huì)使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)的。此外,商標(biāo)所含地名與其他具備顯著特征的標(biāo)志相互獨(dú)立,地名僅起真實(shí)表示申請(qǐng)人所在地作用的,不適用商標(biāo)法第1。條第2款的規(guī)定。

需要說(shuō)明的是,商標(biāo)法第10條第2款只適用于“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名”和“公眾知曉的外國(guó)地名”。這意味著,從理論上說(shuō),縣級(jí)以下行政區(qū)劃的地名和不屬于行政區(qū)劃的地名,以及那些不為公眾知曉的外國(guó)地名,并不受此條款的限制,可以作為商標(biāo)注冊(cè)和使用。但在實(shí)踐中,無(wú)論商標(biāo)主管機(jī)關(guān)還是人民法院,都對(duì)地名作為商標(biāo)有一些特殊的限定。在商標(biāo)審查中,《商標(biāo)審查與審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,商標(biāo)由本條以外的公眾熟知的我國(guó)地名構(gòu)成或者含有此類地名,使用在其指定商品上,容易使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)的,判定為具有不良影響,適用商標(biāo)法第1。條第1款第(8)項(xiàng)予以駁回,但指定使用商品與其指示的地點(diǎn)或者地域名沒有特定聯(lián)系,不會(huì)使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)的除外。即使這種商標(biāo)獲得了注冊(cè),法院也通常對(duì)地名商標(biāo)的保護(hù)范圍進(jìn)行必要的限制,以保證其他經(jīng)營(yíng)者的正當(dāng)使用。

作為地名的一種特殊形式,地理標(biāo)志在2001年商標(biāo)法修訂時(shí)被納入商標(biāo)法的保護(hù)范圍。根據(jù)商標(biāo)法第16條第1款的規(guī)定,商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志,而該商品并非來(lái)源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū),誤導(dǎo)公眾的,不予注冊(cè)并禁止使用;但是,已經(jīng)善意取得注冊(cè)的繼續(xù)有效。我們認(rèn)為這一規(guī)定應(yīng)結(jié)合商標(biāo)法第10條第2款來(lái)理解。從前面的分析中可以看出,商標(biāo)法第10條第2款沒有區(qū)分真實(shí)地名還是虛假地名,只要屬于縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名,原則上禁止作為商標(biāo)使用和注冊(cè),但有一個(gè)重要例外,即作為集體商標(biāo)和證明商標(biāo)是可以注冊(cè)的。很顯然,能夠作為集體商標(biāo)和證明商標(biāo)注冊(cè)的地名,必定是真實(shí)地標(biāo)示出產(chǎn)品產(chǎn)地的地名商標(biāo)。在此意義上,盡管商標(biāo)法第16條規(guī)定了禁止使用和注冊(cè)含有虛假地理標(biāo)志的商標(biāo),而沒有規(guī)定含有真實(shí)地理標(biāo)志的商標(biāo)是否可以注冊(cè)和使用的問題,但地理標(biāo)志是完全可以作為集體商標(biāo)和證明商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)和使用的。

商標(biāo)法第16條第1款有一個(gè)“但書”,使那些“已經(jīng)善意取得注冊(cè)”的含有虛假地理標(biāo)志的商標(biāo)(當(dāng)然也包括含有真實(shí)地理標(biāo)志的商標(biāo))作為普通商標(biāo)(而非集體商標(biāo)或證明商標(biāo))繼續(xù)有效。這就會(huì)給地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)或證明商標(biāo)的注冊(cè)造成法律上的障礙,因?yàn)楦鶕?jù)商標(biāo)法第28條的規(guī)定,與他人在相同或類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似的商標(biāo),是不能獲得注冊(cè)的,集體商標(biāo)和證明商標(biāo)也不例外。

針對(duì)商標(biāo)法第10條第2款“已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效”的規(guī)定,有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,這是對(duì)于那些已經(jīng)注冊(cè)的普通商標(biāo)的一種“照顧性”保留,是強(qiáng)調(diào)地理標(biāo)志證明商標(biāo)應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶?cè)和保護(hù)的前提下的一個(gè)“但書”,它的繼續(xù)有效不能排斥具有地理標(biāo)志意義的證明商標(biāo)的注冊(cè)。我們認(rèn)為這種觀點(diǎn)是很有道理的,而且也應(yīng)同樣適用于處理地理標(biāo)志集體商標(biāo)和證明商標(biāo)與商標(biāo)法第16條第1款允許其“繼續(xù)有效”的在先地理標(biāo)志商標(biāo)(普通商標(biāo))之間的關(guān)系。也就是說(shuō),在先注冊(cè)的地理標(biāo)志普通商標(biāo)(不論其中的地理標(biāo)志為真實(shí)或虛假)不具有對(duì)抗在后注冊(cè)的地理標(biāo)志集體商標(biāo)和證明商標(biāo)的效力。

(七)對(duì)本案的思考

1.商標(biāo)禁用標(biāo)志與不具有顯著特征的標(biāo)志在法律上的關(guān)系。

2.為什么要限制地名作為商標(biāo)?

3.如何理解地名的“其他含義”?在相關(guān)判斷時(shí)是否需要比較“其他含義”與“地名含義”所占的比重?


標(biāo)簽:韶關(guān) 仙桃 玉溪 日喀則 宜賓 紅河 七臺(tái)河 漢中

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