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關(guān)于英國脫歐對歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計影響的答疑

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內(nèi)容摘要:英國脫歐過渡期已于2020年12月31日結(jié)束。從2021年1月1日起,歐盟法不再適用于英國。本答疑將從歐盟法和英國法兩個層面以問答形式向中國申請人/權(quán)利人簡要介紹英國脫歐過渡期結(jié)束后的歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計相關(guān)程序的一些特殊注意事項。

2016年6月23日,英國舉行脫離歐盟的全民公投,并于次日公布公投結(jié)果,宣布英國將退出歐盟。經(jīng)過三年多的談判和協(xié)商,2020年1月29日,英國通知歐盟已完成脫歐協(xié)議(英文全稱:AGREEMENTonthewithdrawaloftheUnitedKingdomofGreatBritainandNorthernIrelandfromtheEuropeanUnionandtheEuropeanAtomicEnergyCommunity(2019/C384I/01),本文中簡稱為“脫歐協(xié)議”)生效所需的英國國內(nèi)程序,同日歐洲議會批準(zhǔn)英國脫歐協(xié)議。2020年1月30日,歐洲理事會通過英國脫歐協(xié)議。據(jù)此,英國在格林威治標(biāo)準(zhǔn)時間1月31日23:00(布魯塞爾時間1月31日24:00)正式脫離歐盟。根據(jù)脫歐協(xié)議第126條的規(guī)定,英國脫歐過渡期截止日期為2020年12月31日。自2021年1月1日起,歐盟法不再適用于英國。相應(yīng)地,適用于歐盟成員國(英國脫歐后,為27個成員國)的歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計法律體系也不再適用于英國。

本答疑將從歐盟法和英國國內(nèi)法兩個層面以問答形式向中國申請人簡要介紹英國脫歐過渡期結(jié)束后的歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計相關(guān)程序的注意事項。

一、歐盟法層面

1.問:脫歐過渡期結(jié)束后,歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計的保護(hù)范圍將受到什么樣的影響?

答:英國脫歐過渡期結(jié)束后,歐盟法不再適用于英國,因此原則上,自2021年1月1日開始,歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計的地域保護(hù)范圍將不再及于英國(包括直布羅陀、海峽群島和馬恩島以及從屬英國領(lǐng)土),而僅及于歐盟的27個成員國,即奧地利(AT)、比利時(BE)、保加利亞(BG)、塞浦路斯(CY)、捷克(CZ)、德國(DE)、丹麥(DK)、愛沙尼亞(EE)、西班牙(ES)、芬蘭(FI)、法國(FR)、希臘(GR)、克羅地亞(HR)、匈牙利(HU)、愛爾蘭(IE)、意大利(IT)、立陶宛(LT)、盧森堡(LU)、拉脫維亞(LV)、馬耳他(MT)、荷蘭(NL)、波蘭(PL)、葡萄牙(PT)、羅馬尼亞(RO)、瑞典(SE)、斯洛文尼亞(SI)、斯洛伐克(SK)。

對于過渡期結(jié)束前已注冊的歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計的權(quán)利人來說,自2021年1月1日開始,其所持有的歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計不再在英國境內(nèi)作為歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計獲得保護(hù)效力;同樣,對于過渡期結(jié)束前尚未完成注冊的歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計的權(quán)利人來說,其后續(xù)獲得注冊的權(quán)利的保護(hù)效力的地域范圍也不會包括英國。

基于上述理由,在過渡期結(jié)束后,歐盟商標(biāo)法院或歐盟外觀設(shè)計法院簽發(fā)的適用于整個歐盟范圍的禁令原則上也不再在英國境內(nèi)有效。

2.問:脫歐過渡期結(jié)束后,英國法院是否仍有權(quán)管轄歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計案件?

答:脫歐過渡期結(jié)束后,英國法院不再對涉及歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計權(quán)利有效性的案件享有管轄權(quán),也不再有權(quán)采取對于歐盟有效的法院措施。原則上,歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計的侵權(quán)糾紛和權(quán)利有效性爭議案件(即使權(quán)利人是英國的自然人或法人)的管轄權(quán)統(tǒng)一歸屬于歐盟商標(biāo)法院/歐盟外觀設(shè)計法院,英國法院在過渡期結(jié)束后對于前述案件不再享有管轄權(quán)。

3.問:脫歐過渡期結(jié)束后,英語仍然是歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的官方語言和程序語言嗎?

答:根據(jù)《歐盟商標(biāo)條例》第146條、《歐盟外觀設(shè)計條例》第98條的規(guī)定,英語是歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的官方語言之一,也是歐盟知識產(chǎn)權(quán)局前程序當(dāng)事方可以選擇使用的程序語言之一。這一點并不受到英國脫歐的影響。

4.問:脫歐過渡期結(jié)束后,申請人是否可以要求英國的在先商標(biāo)/外觀設(shè)計作為在后申請的歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)?

答:可以的。在脫歐過渡期結(jié)束后,根據(jù)《歐盟商標(biāo)條例》第34條、《歐盟外觀設(shè)計條例》第41條的規(guī)定,英國商標(biāo)/英國外觀設(shè)計的申請人自該英國申請的申請日起六個月之內(nèi)都可以以在先英國申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)向歐盟知識產(chǎn)權(quán)局就同一商標(biāo)/同一外觀設(shè)計申請歐盟商標(biāo)/歐盟外觀設(shè)計。

5.問:脫歐過渡期結(jié)束后,歐盟知識產(chǎn)權(quán)局前的歐盟商標(biāo)相關(guān)的單方程序(exparte)和雙方對抗程序(interpartes)會受到怎樣的影響?

答:首先,由于英語不僅是歐盟成員國愛爾蘭和馬耳他的官方語言,而且英語詞匯的含義也通過其在貿(mào)易和廣告中的廣泛使用為其他歐盟成員國相當(dāng)一部分相關(guān)公眾所熟知。因此,即使是在脫歐過渡期結(jié)束后提交的歐盟商標(biāo)申請,也仍可基于英語中的含義觸發(fā)《歐盟商標(biāo)條例》第7條規(guī)定的絕對注冊障礙的適用并導(dǎo)致其被駁回或被無效。同樣地,在考察某些相對注冊障礙(比如混淆可能性)時,使用英語的相關(guān)公眾的認(rèn)知仍應(yīng)被納入到考察范圍之內(nèi)。

其次,值得注意的是,歐盟商標(biāo)的絕對注冊障礙發(fā)生或存續(xù)的地域范圍應(yīng)被限定在歐盟成員國境內(nèi),而在過渡期結(jié)束之后的英國已不被包括在前述地域范圍內(nèi)。易言之,在脫歐過渡期結(jié)束后提交的歐盟商標(biāo)申請或歐盟商標(biāo),將不會由于那些僅存在于英國境內(nèi)的絕對注冊障礙被駁回或被無效。同樣地,在考察在先成員國國內(nèi)權(quán)利與在后歐盟商標(biāo)權(quán)利是否存在沖突時,英國國內(nèi)商標(biāo)及英國公眾就不再是相關(guān)的考慮因素了。另外,在過渡期結(jié)束后,通過在英國境內(nèi)的使用獲得顯著性對于判斷一件歐盟商標(biāo)或歐盟商標(biāo)申請是否具備顯著性就不再具有意義了。

第三,在過渡期結(jié)束后的歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的雙方對抗程序中,在先的英國商標(biāo)不再是一個可被引用針對在后歐盟商標(biāo)或歐盟商標(biāo)申請的權(quán)利基礎(chǔ),無論前述對抗程序是否在過渡期結(jié)束后提起。這意味著,那些在2021年1月1日之前已經(jīng)開始、之后仍在進(jìn)行的無效程序和異議程序,如果僅僅以在先英國商標(biāo)或商標(biāo)申請為其權(quán)利基礎(chǔ),則前述程序都將因缺乏適格的權(quán)利基礎(chǔ)被終止,且程序雙方將被判令承擔(dān)各自的費用。

第四,在考察歐盟商標(biāo)的真實使用時,原則上該商標(biāo)在英國的使用只有發(fā)生在過渡期結(jié)束之前才會被納入考慮。

最后,在考察歐盟商標(biāo)的知名度時,由于歐盟商標(biāo)必須符合于決定做出時在歐盟境內(nèi)具備知名度這一條件,因此,涉及到英國的證據(jù)從脫歐過渡期結(jié)束之日起將不再被采納,即使該證據(jù)的日期早于脫歐過渡期結(jié)束之日。

6.問:第5問中的歐盟商標(biāo)相關(guān)內(nèi)容是否可以直接適用或比照適用于歐盟外觀設(shè)計的情形?是否有特殊情況(比如非注冊式歐盟外觀設(shè)計)需要注意?

答:前述歐盟商標(biāo)相關(guān)內(nèi)容基本上可以直接適用或比照適用于歐盟外觀設(shè)計。不過有下述兩點需要特別留意:

首先,在過渡期結(jié)束前在英國境內(nèi)公開的設(shè)計可以作為非注冊式歐盟外觀設(shè)計受到保護(hù),但自2021年1月1日開始其保護(hù)的地域范圍就不再包括英國了。不過,自前述日期開始,英國也將通過授予同等權(quán)利的方式為該設(shè)計提供等同于非注冊式歐盟外觀設(shè)計效力的保護(hù)。

其次,由于《歐盟外觀設(shè)計條例》第7條關(guān)于歐盟外觀設(shè)計的在先公開的規(guī)定中并未限定在先公開的地域范圍(只要其能夠被歐盟境內(nèi)的相關(guān)業(yè)內(nèi)人員通過常規(guī)商業(yè)過程所知曉即可),因此,即使在過渡期結(jié)束后,發(fā)生在英國境內(nèi)的公開仍有可能構(gòu)成影響歐盟外觀設(shè)計的新穎性和/或獨特性的在先公開。這一點在考察權(quán)利有效性時需要特別留意。

7.問:脫歐過渡期結(jié)束后,英國代理人原則上喪失了在歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的代理資格,作為被其代理的申請人或權(quán)利人該怎么辦?

答:根據(jù)《歐盟商標(biāo)條例》第120條和《歐盟外觀設(shè)計條例》第78條的規(guī)定,一般而言只有以下人士有資格代理歐盟知識產(chǎn)權(quán)局前的程序:

-在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)(EuropeanEconomicArea,以下也簡稱為EEA)任一成員國內(nèi)具備商標(biāo)/外觀設(shè)計案件的代理資質(zhì)的法律從業(yè)人員,且其營業(yè)場所位于EEA境內(nèi);或者

-在歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的確定的職業(yè)代理人名單上(能進(jìn)入該名單的代理人,需同時滿足(1)具有EEA成員國國籍(2)其營業(yè)場所位于EEA境內(nèi)(3)有資格在成員國主管機構(gòu)前代理商標(biāo)/外觀設(shè)計案件)。

自2021年1月1日開始,英國代理人由于無法滿足上述條件從而喪失了代理歐盟知識產(chǎn)權(quán)局前的程序的資格(暫不考慮雙重國籍、多個分支機構(gòu)等特殊情況)。

對于在過渡期結(jié)束前由英國代理人代理其歐盟商標(biāo)或注冊式歐盟外觀設(shè)計案件且在EEA境內(nèi)沒有住所/主要營業(yè)場所/真實有效的工商業(yè)機構(gòu)的申請人/權(quán)利人而言,應(yīng)區(qū)分下述不同情況采取不同的應(yīng)對辦法:

(1)如果權(quán)利人在歐盟知識產(chǎn)權(quán)局前并無正在進(jìn)行中的程序,那么原則上權(quán)利人無需就已注冊的歐盟商標(biāo)或歐盟外觀設(shè)計案件重新指定代理人;

(2)如果申請人在脫歐過渡期結(jié)束前提交了一件歐盟商標(biāo)或歐盟外觀設(shè)計申請,且該注冊程序延續(xù)到了2021年1月1日之后,那么原則上申請人無需就注冊程序重新指定代理人;

(3)如果申請人/權(quán)利人面臨在2021年1月1日之后才啟動的程序(比如,在2021年1月5日收到針對一件注冊式歐盟外觀設(shè)計的無效請求),則歐盟知識產(chǎn)權(quán)局會發(fā)出一份官方通知,要求其指定一位有資格的代理人代理其正在進(jìn)行中的案件;

(4)如果申請人/權(quán)利人面臨的正在進(jìn)行中的程序(比如異議、撤銷、無效等)是在脫歐過渡期結(jié)束前就開始的、且延續(xù)到了2021年1月1日之后,則在此情況下,申請人/權(quán)利人無需重新指定代理人,也就是說,其在脫歐過渡期結(jié)束前合法指定的英國代理人仍有資格繼續(xù)作為該程序的代理人,歐盟知識產(chǎn)權(quán)局不會發(fā)出要求重新指定代理人的官方通知。

8.問:脫歐過渡期結(jié)束后,關(guān)于商標(biāo)國際注冊(馬德里體系)和外觀設(shè)計國際注冊(海牙體系)有什么需要注意的特殊事項嗎?

答:在2021年1月1日當(dāng)日及之后通過商標(biāo)國際注冊或外觀設(shè)計國際注冊指定歐盟獲得保護(hù)的地域范圍僅及于歐盟當(dāng)前的27個成員國,不再包括英國。

自2021年1月1日起,僅擁有英國國籍、但在歐盟成員國境內(nèi)沒有住所/主要營業(yè)場所/真實有效的工商業(yè)機構(gòu)的自然人和法人,無法再以歐盟知識產(chǎn)權(quán)局作為其原屬局提交商標(biāo)國際注冊申請和外觀設(shè)計國際注冊申請。但是,如果英國自然人或法人在歐盟成員國境內(nèi)擁有住所/主要營業(yè)場所/真實有效的工商業(yè)機構(gòu),則仍能以歐盟知識產(chǎn)權(quán)局作為其原屬局提交商標(biāo)國際注冊申請和外觀設(shè)計國際注冊申請。

二、英國法層面

1.問:在脫歐過渡期結(jié)束前已經(jīng)注冊的歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計是否能夠在英國獲得保護(hù)?

答:根據(jù)脫歐協(xié)議的規(guī)定,在2021年1月1日,英國知識產(chǎn)權(quán)局(英文簡稱UKIPO)會為每一件已注冊的歐盟商標(biāo)、每一件已注冊并指定歐盟的商標(biāo)國際注冊在英國對應(yīng)創(chuàng)設(shè)一個同等的英國商標(biāo)(英文稱為ComparableUKtrademark),也會為每一件已注冊的注冊式歐盟外觀設(shè)計、每一件已注冊并指定歐盟的外觀設(shè)計國際注冊在英國對應(yīng)創(chuàng)設(shè)一個同等的英國外觀設(shè)計(英文稱為re-registeredUKdesign)。權(quán)利人無需就此支付額外費用,但英國知識產(chǎn)權(quán)局也并不會就新創(chuàng)設(shè)的權(quán)利再單獨頒發(fā)注冊證書。

前述對應(yīng)的英國國內(nèi)商標(biāo)(ComparableUKtrademark)和英國國內(nèi)外觀設(shè)計(re-registeredUKdesign):

(1)被視為按照英國法申請和注冊

(2)保留原始的歐盟權(quán)利的申請日、優(yōu)先權(quán)日(如有)和英國在先權(quán)日(如有)

(3)獨立于原始的歐盟權(quán)利,其作為一個獨立的英國國內(nèi)商標(biāo)或外觀設(shè)計可以被無效、轉(zhuǎn)讓、許可或維持

如下圖所示,英國知識產(chǎn)權(quán)局為ComparableUKtrademark和re-registeredUKdesign設(shè)立了下述編號規(guī)則,并舉例說明如下:







2.問:在脫歐過渡期結(jié)束時尚未完成注冊程序的歐盟商標(biāo)申請和歐盟外觀設(shè)計申請是否能夠在英國獲得保護(hù)?

答:申請人如果希望一件在脫歐過渡期結(jié)束前未決的歐盟商標(biāo)申請/歐盟外觀設(shè)計申請在英國獲得保護(hù),應(yīng)注意不晚于2021年9月30日向英國知識產(chǎn)權(quán)局就同一權(quán)利(對于商標(biāo)申請而言,除了商標(biāo)標(biāo)識相同之外,還要注意保護(hù)的商品和服務(wù)與原始?xì)W盟商標(biāo)申請相同或被包括在其中)提出申請。在繳納對應(yīng)官費且滿足其他形式要件的情況下,該英國申請會被受理,并保留原始?xì)W盟申請的申請日、優(yōu)先權(quán)日(如有)和英國在先權(quán)日(如有),后續(xù)會按照英國法的規(guī)定進(jìn)行審查。

3.問:如果我不希望自己的原始?xì)W盟權(quán)利在過渡期結(jié)束后在英國獲得保護(hù),我可以怎么做?

答:英國知識產(chǎn)權(quán)局為那些不希望在過渡期結(jié)束后持有ComparableUKtrademark和/或re-registeredUKdesign的權(quán)利人提供了“opt-out”的選項。自2021年1月1日開始,權(quán)利人可向英國知識產(chǎn)權(quán)局提交Opt-out請求表,放棄英國部分的權(quán)利。相應(yīng)的法律后果是:前述ComparableUKtrademark或re-registeredUKdesign將被視為從未在英國法下被申請或注冊。

英國知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上的商標(biāo)opt-out專題頁面:

https://www.gov.uk/government/publications/opt-out-of-holding-a-comparable-trade-mark

英國知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上的外觀設(shè)計opt-out專題頁面:

https://www.gov.uk/government/publications/opt-out-of-holding-a-re-registered-design

但需要注意的是,如果所涉商標(biāo)在脫歐過渡期結(jié)束之后已經(jīng)在英國進(jìn)行了實際使用,則無法再對其采取opt-out措施;此外,如果所涉商標(biāo)或外觀設(shè)計作為某一已啟動的法律程序(比如侵權(quán)訴訟)的基礎(chǔ),則在此情況下也無法適用opt-out選項。

4.問:脫歐過渡期結(jié)束后,如果我希望維持自己的ComparableUKtrademark和/或re-registeredUKdesign的權(quán)利有效性,在繳納續(xù)展費和/或維持費時應(yīng)注意哪些問題?

答:以下區(qū)分商標(biāo)和外觀設(shè)計分別進(jìn)行說明。

對于ComparableUKtrademark來說,原則上英國知識產(chǎn)權(quán)局會在保護(hù)期限屆滿前六個月提前發(fā)出續(xù)展費繳納提醒通知(繳費規(guī)則和費率均適用英國法)。但是,對于那些保護(hù)期限截止日期落在2021年1月1日起六個月內(nèi)的ComparableUKtrademark,由于沒有充足的時間發(fā)出前述繳費提醒通知,英國知識產(chǎn)權(quán)局會做特殊處理,即,英國知識產(chǎn)權(quán)局會在保護(hù)期限屆滿之日或?qū)脻M之后盡快發(fā)出繳費提醒的官方通知,并設(shè)定一個自官方通知之日起六個月的續(xù)展費繳費期限,在此期限內(nèi)繳納續(xù)展費不會額外發(fā)生滯納金。

對于re-registeredUKdesign來說,原則上英國知識產(chǎn)權(quán)局會在保護(hù)期限屆滿臨近時才發(fā)出維持費繳納提醒通知(繳費規(guī)則和費率均適用英國法)。但是,對于那些保護(hù)期限在2021年前三個月就屆滿的re-registeredUKdesign,英國知識產(chǎn)權(quán)局會在保護(hù)期限屆滿之日或?qū)脻M之后盡快發(fā)出繳費提醒的官方通知,并設(shè)定一個自官方通知之日起六個月的維持費繳費期限,在此期限內(nèi)繳納維持費不會額外發(fā)生滯納金。另外,對于那些保護(hù)期限在2021年4-6月屆滿的re-registeredUKdesign,英國知識產(chǎn)權(quán)局會在保護(hù)期限屆滿之前發(fā)出第一封繳費提醒通知,并在保護(hù)期限屆滿之日發(fā)出第二封繳費提醒通知,并設(shè)定一個自第二封官方通知之日起六個月的維持費繳納期限,在此期限內(nèi)繳納維持費不會額外發(fā)生滯納金。

請注意,以上提到的作為六個月期限起算點的“自官方通知之日”指的都是通知發(fā)出的日期,而不是代理人或權(quán)利人實際收到通知的日期。

5.問:脫歐過渡期結(jié)束時尚在進(jìn)行中的歐盟商標(biāo)或歐盟外觀設(shè)計的無效、撤銷等程序?qū)τ谟糠值纳虡?biāo)或外觀設(shè)計權(quán)利有何影響?

答:如果歐盟商標(biāo)的無效或撤銷程序在過渡期最后一天仍在進(jìn)行中,且該歐盟商標(biāo)最終被宣告無效或被撤銷,則其相應(yīng)的英國商標(biāo)也應(yīng)被宣告無效或被撤銷,其被宣告無效或被撤銷的生效日期與對應(yīng)的歐盟商標(biāo)的相應(yīng)日期保持一致。不過,如果前述歐盟商標(biāo)的無效或撤銷事由不適用于英國,則英國并無義務(wù)宣告該商標(biāo)無效或撤銷該商標(biāo)。外觀設(shè)計的情況可以比照前述內(nèi)容進(jìn)行適用。

6.問:脫歐過渡期結(jié)束后,原先的非注冊式歐盟外觀設(shè)計還可以在英國獲得保護(hù)嗎?

答:2021年1月1日之前在英國受到保護(hù)的非注冊式歐盟外觀設(shè)計,在脫歐過渡期結(jié)束之后,仍將作為非注冊式外觀設(shè)計在其三年法定保護(hù)期的剩余時間內(nèi)在英國受到保護(hù)(只是,這不再是一項歐盟法賦予的權(quán)利,而是英國法下的權(quán)利),并稱為supplementaryunregistereddesign(英文縮寫SUD)。需要注意的是,對于SUD的解釋權(quán)屬于英國法院。

7.問:脫歐過渡期結(jié)束后,英國知識產(chǎn)權(quán)局會要求ComparableUKtrademark和/或re-registeredUKdesign的外國權(quán)利人重新指定一個英國境內(nèi)的通信地址嗎?

答:根據(jù)英國知識產(chǎn)權(quán)局最新規(guī)定,對于外國人或外國企業(yè)來說,自2021年1月1日起,在英國知識產(chǎn)權(quán)局前的程序原則上必須指定一個英國境內(nèi)的通信地址,而不再接受EEA境內(nèi)的地址。不過,對于在此之前已經(jīng)注冊的歐盟商標(biāo)和歐盟外觀設(shè)計來說,根據(jù)脫歐協(xié)議的規(guī)定,自2021年1月1日起的三年之內(nèi)權(quán)利人并不需要為對應(yīng)的英國部分權(quán)利(ComparableUKtrademark和/或re-registeredUKdesign)重新指定一個英國境內(nèi)的通信地址,這一做法同樣適用于2021年1月1日及之后啟動的異議、無效或限制程序。不過,從2024年1月1日起,英國知識產(chǎn)權(quán)局將要求ComparableUKtrademark和/或re-registeredUKdesign的權(quán)利人在2024年1月1日及之后啟動的程序中指定一個英國境內(nèi)的通信地址。

英國知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于通信地址的要求的專題頁面:

https://www.gov.uk/guidance/address-for-service-for-intellectual-property-rights-from-1-january-2021

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